■本ゼミの受講目標

・拒絶理由通知を受け取った発明について、意見書・補正書案を作成できるようになる

・中間応答の一連の流れを把握することで、中間応答がしやすい(=権利化がしやすい)明細書作成を行う基礎を身に付ける

■実習事例

・技術分野はIT関連を中心に5事例

・取り扱う中間応答方針は下記3つを予定

 └既存のサブクレームについて進歩性を主張し、上位請求項を削除する

 └明細書内の記載から進歩性の主張に使える内容を探し、請求項を修正する

 └拒絶理由における一致点・相違点の認定の誤りを主張する

※事例資料の詳細は申し込み者に共有

■学習スケジュール

1事例を4セッションに分けて演習を実施。1事例めは1セッション/週、2事例め以降は2セッション/週

セッション1 一致点・相違点の整理 > 対比表の作成まで

セッション2 反論の方向性の検討 > コメント案の作成まで

セッション3 意見書・補正書の作成 > 意見書・補正書案の作成まで

セッション4 全体振り返り&中間応答を見据えた明細書作成について

■演習に使用するシート(サンプル)

・一致点・相違点の整理シート

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FMivMdbWGDaKHR2QSYThPiVj8aICeoAN89pme3NuDk/edit#gid=0

・コメント案作成シート

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19s-NsbAIeBkimLW2_5IxY4uxYRaHmLtwaFQKQJysmMA/edit#gid=0

■関連情報

・特許・実用新案審査基準 第III部特許要件 第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf

・特許・実用新案審査基準 第III部特許要件 第2章第2節 進歩性

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf

・判決文の例 審決取消訴訟 平成28(行ケ)10220(フリー株式会社)

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf


■Session1 一致点・相違点の整理 > 対比表の作成まで

1-1. 本願発明の把握

本願発明の各請求項に含まれる構成要件および課題・効果を、『一致点・相違点の整理シート』に書き出しましょう。

1-2. 本願発明のキーワードの抜き出し

本願発明の各請求項に使用されている各キーワードを、『一致点・相違点の整理シート』に書き出しましょう。

1-3. 本願発明と主引例のキーワードの対比

1-2で書き出したキーワードについて、引例の中から対応するキーワード(あるいは文章)を書き出しましょう。

1-4. 本願発明と主引例の対比

1-3で作成したキーワードの対比表を参考に、本願発明の請求項に含まれる各構成要件について、主引例に対応する記載があるかを確認しましょう。対応する記載がある場合には、主引例の該当部分にその記載を書き出しましょう。

1-5. 本願発明と副引例との対比

1-4で主引例での記載が認められなかった本願発明の構成要件に対して、副引例の中から該当する記載が無いか確認しましょう。対応する記載がある場合には、主引例の該当部分にその記載を書き出しましょう。


■week2 反論の方向性の検討 > コメント作成まで

2-1. 本願発明と引例の課題・先行文献の整理

本願発明および各引例について、「解決しようとしている課題」「発明の効果」を『コメント作成シート』に書き出しましょう。

2-2. 本願発明の進歩性の検討

本願発明および各引例の内容を元に、進歩性を肯定・否定する要素について整理しましょう。

2-3. 拒絶理由(新規性・進歩性)の妥当性の検討

拒絶理由通知書および『一致点・相違点の整理シート』を確認して、各請求項の拒絶理由が妥当かどうか検討し、その内容を『コメント作成シート』に書き出しましょう。

2-4. 新規性・進歩性を主張する技術的特徴の探索

(既存請求項で新規性・進歩性の主張が難しい場合)

本願発明の【詳細な説明】【図面】を確認して、引例文献に記載されていない技術的特徴を『コメント作成シート』に書き出しましょう。

2-5. 探索した技術的特徴が生み出す効果の整理

(既存請求項で新規性・進歩性の主張が難しい場合)

2-4でリストアップした技術的特徴について、それがどんな効果を生み出すか(課題の解決に繋がるかを『コメント作成シート』に書き出しましょう。

2-6. 応答方針の検討

2-1~2-5で整理した内容を元に、中間応答の方針を検討しましょう。


■week3 中間応答書類案の作成 > 意見書・補正書の作成まで

※実習用シート作成中

3-1. 拒絶理由の整理

拒絶理由通知書で指摘されている拒絶理由を書き出しましょう。

3-2. 意見書の内容の整理

3-1で書き出した各拒絶理由を解消させる方法を整理しましょう。

3-3. (上位請求項を削除する補正を行う場合)請求項の削除内容検討

『コメント作成シート』の2-3で整理した各請求項の新規性・進歩性検討結果を元に、削除する請求項およびそれに対応して削除する明細書内の記載を書き出しましょう。

3-4. (既存請求項から権利範囲を縮小する場合)請求項の修正案検討

『コメント作成シート』の2-4で整理した技術的特徴を元に、請求項の修正案を作成しましょう。

3-5. (発明と引例の一致点・相違点で争う場合)一致点・相違点の整理

『一致点・相違点の整理シート』で整理した内容を元に、審査官に主張する内容を作成しましょう。


■week4 全体振り返り&本件を出願する場合に検討すべきだったこと

※議論の内容検討中(week1~3の議論の内容も加味しながら柔軟に)

(議論の内容案)

4-1. 本願発明が関わる商品・サービスに関するHPなどを検索し、ユーザーのどんな課題を解決しているかを整理しましょう。

※「このサービスに関わるユーザーを整理しましょう」など、もうちょっと解像度上げれそう

4-2. リストアップした課題について、どのような技術的特徴で課題を解決しているかを整理しましょう。

4-3. それぞれの内容が本願発明の明細書内に記載があるか確認しましょう。記載がない場合は、出願時点に盛り込むことができなかったか考えてみましょう。